Signos Aptos para Constituir Marca y Prohibiciones

La Ley establece que podrán constituir marca los siguientes signos:

• Las palabras o combinaciones de palabras (**marcas denominativas**).
• Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos (**marcas gráficas**).
• Las letras, cifras y sus combinaciones.
• Las formas tridimensionales, entre las que se incluyen envases, envoltorios, forma del producto, su presentación, etc.
• Signos sonoros.
• Cualquier combinación de los signos que se mencionan en los apartados anteriores (**marcas mixtas**).

Existe gran libertad a la hora de elegir un signo como marca. Sin embargo, son dos las prohibiciones que la propia Ley establece:

Prohibiciones Absolutas

No pueden registrarse como marcas:

• Los signos que carezcan de carácter distintivo.
• Los que se hayan convertido en habituales para designar los productos o servicios que se pretendan distinguir con la marca.
• Los compuestos exclusivamente por signos que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención.
• Los signos constitutivos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico.
• Los signos contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.
• Los que puedan inducir al público a error.
• Los que en indicaciones de procedencia identifiquen un vino o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia.
• Los símbolos de la Nación ni de las Administraciones Públicas.

Prohibiciones Relativas

Afectan a los casos de identidad o semejanza entre el signo elegido por el solicitante y un derecho anterior. No se permite registrar como marca:

• Los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
• Los signos que sean idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas o similares a los productos para los que se solicita la marca.
• Existencia previa de marcas y nombres renombrados y notorios inscritos.
• El nombre civil, o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante, o el nombre, apellido, seudónimo, o cualquier otro signo para que la generalidad del público identifique a persona distinta del solicitante de la marca. Salvo que medie la debida autorización.
• El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca registrada identifique en el tráfico económico una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público.

Procedimiento de Concesión de la Marca

El derecho de la marca se adquiere a través del registro válidamente efectuado. El registro se lleva a cabo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). En la actualidad, la solicitud de registro de marca ha de presentarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento serio y efectivo. El órgano competente ha de examinar los requisitos formales de la solicitud y el pago de las tasas, y si el solicitante se encuentra legitimado para obtener el registro de marca, pudiendo suspender el procedimiento cuando se observen irregularidades, e incluso tener por desistida la solicitud cuando aquéllas no se subsanen debidamente.

Sólo entonces es cuando se remiten a la OEPM las solicitudes que hubieran superado el examen de forma, publicándose la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI). La OEPM procederá a comunicar, a efectos simplemente informativos, a los titulares de signos registrados idénticos o similares que hubiesen sido detectados con motivo de la búsqueda informática de anterioridades realizada por la OEPM, y que pudieran estar interesados en oponerse al registro.

Las prohibiciones relativas por semejanza entre signos han de ser alegadas exclusivamente por los interesados, en el correspondiente trámite de oposiciones, en tanto que la Administración pública y las asociaciones y organizaciones de consumidores podrán dirigir observaciones escritas señalando las prohibiciones absolutas. La OEPM realizará de oficio un examen de fondo, pero limitado a poner de relieve si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas, o en la concreta prohibición relativa.

El dejar en manos de los propios interesados la denuncia de posibles prohibiciones relativas tiene tres finalidades:

1. Alinearse con lo que es normal en la mayoría de los sistemas europeos.
2. Evitar que la Administración pueda plantear conflictos artificiales cuando, tal vez, el titular de una marca anterior no estuviese interesado en plantear oposición.
3. Ganar en rapidez y eficacia.

En caso de existir oposiciones u observaciones, o de haber constatado la OEPM la existencia de alguna prohibición absoluta, se suspenderá el procedimiento, otorgándole al solicitante un plazo para presentar alegaciones. El solicitante que sea parte en un procedimiento ante la OEPM y que aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa la pérdida de un derecho. La solicitud habrá de estar motivada y sólo será admisible en el plazo de 1 año a partir de la expiración del plazo observado.

Transcurrido el plazo, la OEPM habrá de acordar la concesión o denegación del registro de la marca, procediéndose en ambos casos a la publicación en el BOPI y, en caso de resolución favorable, a la expedición del título de registro de la marca.

Contenido del Derecho sobre la Marca

La función de las marcas es la de dar nombre a productos o servicios. No existe inconveniente alguno en que una persona o empresa monopolice un determinado signo indefinidamente. Por ello, el registro y el derecho sobre una marca se otorga por 10 años y podrá renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de 10 años, siempre que se abone la correspondiente tasa de renovación.

La única preocupación de la Ley es que el titular haga uso efectivo de la marca y no acumule innecesariamente marcas de las que podrían hacer uso otros interesados, razón por la que se impone sobre el titular un deber de usar la marca. La Ley exige que la marca sea objeto de un uso efectivo y real en España dentro de los 5 años desde la fecha de publicación de su concesión, sin que pueda suspenderse dicho uso durante un plazo ininterrumpido de 5 años. Valdrá como uso de la marca en España el efectuado por un tercero con el consentimiento del titular. La falta de uso lleva aparejada la posibilidad de solicitar su caducidad.

La marca confiere a su titular un derecho sobre ella configurado como un monopolio de uso:

• El titular de la marca podrá utilizarla en el tráfico económico con carácter exclusivo.
• El titular podrá oponerse al posterior intento de registrar en la OEPM esa misma marca, para productos o servicios idénticos o similares, además de impedir que terceros no autorizados usen un signo idéntico para productos idénticos, o un signo parecido, siempre que por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión en el público.

Si la marca registrada es notoria o altamente renombrada, el nivel de protección es superior. En cuanto a las marcas no registradas notoriamente conocidas en España, el precepto les otorga la misma protección que a las marcas inscritas.

La finalidad de este monopolio de uso es proteger el interés del empresario, así como el interés de los consumidores atraídos o vinculados a una marca con el fin de que no les induzcan a confusión otros competidores que utilicen indebidamente para sus propios productos la misma marca u otra semejante.

Para proteger el derecho de marca se disponen una serie de acciones en favor del titular lesionado: cesación, indemnización, acción tendente a la adopción de medidas para evitar o impedir que prosiga la violación, etc.). La competencia para conocer de tales acciones, en el plano civil, recaerá sobre los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. La demanda se decidirá por los trámites del juicio ordinario, salvo que verse exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad.

En cuanto a la indemnización, ésta abarca tanto las pérdidas sufridas como las ganancias dejadas de obtener por el titular. La Ley incluye la posibilidad de reclamar, además, la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosas de los productos ilícitamente marcados o por una presentación inadecuada de aquéllas en el mercado.

Se prevé también la fijación por parte del tribunal de una indemnización coercitiva, cuando se haya condenado a la cesación de los actos de violación.

El derecho de marca conoce de una serie de límites:

• El titular de una marca de producto puede impedir que los comerciantes o distribuidores supriman la marca del fabricante, pero no podrá impedir que añadan por separado la marca comercial propia de tales distribuidores.
• Tampoco podrá el titular de la marca impedir a los terceros comercializar los productos con la marca, siempre que se haya producido la puesta en el comercio en el Espacio Económico Europeo por el titular o con su consentimiento.
• Tampoco podrá el titular oponerse a que un tercero utilice en el tráfico económico su nombre y apellidos, cuando éstos coincidan con la marca, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas legales en materia industrial o comercial.
• Tampoco se puede impedir que por parte de un tercero se haga uso de signos idénticos a esa marca, cuando coincidan con indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención.
• Tampoco podrá prohibir el uso de la marca ajena, siempre que ello sea necesario para indicar el destino del propio producto.

Copropiedad, Transmisibilidad y Licencias de Marca

La marca está dotada de un indudable valor patrimonial. Es más, a menudo la marca de fábrica o de comercio se convierte en uno de los elementos de mayor valor económico dentro de la empresa. Por ello, la marca es susceptible de ser cedida o transmitida. La transmisión puede producirse, ya sea con el conjunto de la empresa o, incluso, con independencia de la misma. Pero la marca puede igualmente darse en garantía, ser objeto de otros derechos reales y objeto de copropiedad.

La cesión temporal de uso de la marca por medio de la correspondiente licencia es la posibilidad más frecuente. La licencia es un contrato por el cual el titular de una marca (licenciante) autoriza a otra persona (licenciatario) a explotar dicha marca durante un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación.

Las licencias pueden abarcar la totalidad o una parte de los productos que comprenda la marca, y podrán asimismo ser exclusivas (sólo el licenciatario puede hacer uso de la marca en el territorio de que se trate) o no exclusivas (el licenciante se reserva la facultad de usarla él mismo, o de otorgar más licencias).

Pero si no se pacta expresamente lo contrario, el licenciatario tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales se hubiera inscrito la marca, y la licencia no será exclusiva.